献礼银川商标品牌节辩论会！OEM贴标行为判例及学者观点汇总

一、判例列表：

（一）OEM贴标行为是否侵权

1.（2001）深中法知产初字第55号【“NIKE”案】--侵权--2002.12.10

2.（2007）苏民三终字第0034号【“LACOSTE” 案】--侵权--2007.5.16

3.（2009）沪高民三（知）终字第65号【“JOLIDA” 案】--不侵权 --2009.11.2

4.（2011）粤高法民三终字第467号【“CROCODILE” 案】--不侵权 --2011.12.16

5.（2012）苏知民终字第0297号【“SOYODA” 案】--不侵权 --2013.9.24

6.（2014）民提字第38号【“PRETUL” 案】--不侵权 --2015.11.26

7.（2016）沪0115民初13990号【“BURBERRY”案】--侵权--2016.11.8

8.（2016）沪73民终37号【“PEAKSEASON”案】 --侵权--2017.4.21

9.（2016）最高法民再339号【“东风” 案】 --不侵权--2017.12.28

10.（2018）浙02民终518号【“CONVERSE”案】--侵权--2018.7.20

（二）OEM贴标行为是否为“商标的使用”

1.（2012）行提字第2号【“无印良品” 案】—【OEM贴标不是商标的使用】--2012.6.29

2.（2015）京知行初字第408号【“DCLSA”案】--【OEM贴标是商标的使用】--2015.8.20

3.（2014）民提字第38号【“PRETUL”案】--【OEM不是商标的使用】--2015.11.26

4.（2015）京知行初字第5119号【“SODA”案】--【OEM贴标是商标的使用】--2016.5.23

5.（2016）最高法民再339号【“东风”案】--【OEM贴标是商标的使用】--2017.12.28

二、学者观点：

宋健：对涉外定牌加工商标侵权“合理注意义务+实质性损害”判断标准的解读——以“东风”案为例

徐春江：听“东风”案代理人讲最高法改判心路历程

张伟君："商标性使用"可以休矣!

董炳和：最高法院“东风”定牌加工商标案再审判决逻辑三问之第一问

董炳和：最高法院“东风”定牌加工商标案再审判决逻辑三问之第二问

董炳和：最高法院“东风”定牌加工商标案再审判决逻辑三问之第三问

张伟君、张韬略：从商标法域外适用和国际礼让看涉外定牌加工中的商标侵权问题

余晖：从标识贴附到商标使用—关于“pretul”案的阅读理解

熊文聪：“定牌加工”侵权吗？——近期案例评述

张伟君魏立舟赵勇：涉外定牌加工在我国商标法中的法律性质——兼论商标侵权构成的判定

以下是正文

01

OEM贴标行为是否侵权

1、（2001）深中法知产初字第55号【“NIKE”案】--侵权--2002.12.10

深圳中院：原告取得NIKE商标的专有使用权，被告在未经原告许可的情况下，就不得以任何方式侵害原告的注册商标专用权。原告的NIXB注册商标核定使用的商品是第53类（商品国际分类是第25类）：运动衣，被告在本案中被控侵权的商品是滑雪夹克，其与原告的NIKE注册商标核定使用的商品属于同类商品。在本案中，被告西班牙CIDESPORT公司未经原告许可，以商业目的在中国境内委托制造并出口标识为NIKE商标的滑雪夹克；被告浙江省畜产进出口公司未经原告许可接受西班牙CIDESPORT公司的委托进口用于加工NIKE商标的滑雪夹克材料和商标标识，服装制作完成后，又负责报关出口；被告浙江省嘉兴市银兴制衣厂接受西班牙CIDESPORT公司的委托；并与浙江省畜产进出口公司相配合加工制作NIKE商标的滑雪夹克。上列三被告在本案的侵权行为中主观上有意思上的联络，行为上有明确的分工，共同构成一个完整的行为。应当认定，他们的行为侵害了原告的NIKE注册商标专用权。原告请求法院判令被告停止商标侵权行为，消除侵权结果和赔偿侵权损失主张，理由正当，本院予以支持。

2、（2007）苏民三终字第0034号【“LACOSTE”案】--未合理审核委托方商标权，侵权--2007.5.16

江苏高院：宏鑫公司辩称Shelton公司出具了内容虚假的商标使用许可授权书，使其受骗上当，虽然该授权书内容中确有鳄鱼图形等标识，但宏鑫公司当时未对上述所谓授权书进行翻译，也没有进行必要的查询和核实，应认定其未尽到充分注意的义务，主观上具有过错，其行为侵犯了拉科斯特公司的商标专用权，宏鑫公司据此应承担相应的侵权责任。

因宏鑫公司生产的侵权商品被海关和工商部门查扣、没收，未流入我国市场及出口国市场，并未实际侵占拉科斯特公司的市场份额，不可能在共同的市场中形成竞争从而影响拉科斯特公司的市场份额；同时，宏鑫公司与国外定作方之间为加工承揽关系，并非买卖关系，其向国外出口的行为不能被认为是商品销售行为，而是交付加工物的行为；且定牌商标的市场价值和利益为定作方所占有和控制，加工方只赚取加工费，并不分享商标所蕴含的市场价值。因此，就本案而言，无法认定拉科斯特公司因宏鑫公司侵权造成商品销售量的减少，也不能简单机械地将宏鑫公司生产的服装数量视为侵权商品销售量，并与拉科斯特公司同类商品的单位利润乘积计算侵权赔偿额。

3、（2009）沪高民三（知）终字第65号【“JOLIDA”案】--不会造成混淆和误认，不侵权--2009.11.2

一、二审法院认为（上海一中院、上海高院）：商标的基本功能是区分商品或服务来源的识别功能，侵犯商标权其本质就是对商标识别功能的破坏，使得一般消费者对商品来源产生混淆、误认。在本案中，被上诉人玖丽得公司接受案外人美国朱利达公司的委托定牌加工涉案产品，涉案产品全部出口至美国，未在中国境内销售，中国的相关公众在国内不可能接触到涉案产品，不会造成国内相关公众的混淆和误认。另外，在定牌加工关系中，境内加工方在产品上标注商标的行为形式上虽由加工方所实施，但实质上商标真正的使用者仍为境外委托方。本案涉案产品所贴商标只在中国境外具有商品来源的识别意义，并不在国内市场发挥识别商品来源的功能。故一审法院综合判断认定被上诉人玖丽得公司的行为不构成商标侵权并无不当。

4、（2011）粤高法民三终字第467号【“CROCODILE”案】--一审：侵权；二审：不会造成混淆和误认，不侵权--2011.12.16

一审（珠海中院）：即使利富公司系接受Yamato公司的委托，依照Yamato公司指定在生产的衬衫上使用被诉侵权商标。但基于商标权地域性特征，Yamato公司对被诉侵权商标仅在日本国内享有注册商标专用权，在中国境内并不享有注册商标专用权，并且被诉侵权商品的制造地及交付地均在中国境内，在利富公司不能举证证明其使用被诉侵权商标属于正当使用的情况下，应当认定利富公司的行为已经侵害了鳄鱼恤公司在中国境内对“CROCODILE”商标享有的专用权，依法应承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。

二审（广东高院）：关于涉外定牌加工行为是否构成侵权的问题，目前我国法律及司法解释并无明确规定。本院认为，在司法实践中不宜将涉外定牌加工行为一概认定为侵权或不侵权，而应区别案件的具体情况予以处理。就本案而言，首先，鳄鱼恤公司主张保护的“CROCODILE”注册商标，与被诉侵权商标“Crocodile”英文加鳄鱼图形组成的组合商标并不相同。利富公司在接受委托加工时，审查了委托人Yamato公司在日本国的商标注册证书，在判断该商标是否会构成侵权时，即使对相关商标的注册情况予以检索，也不易判断该商标是否对鳄鱼恤公司“CROCODILE”注册商标构成侵权。因此，利富公司在履行必要注意义务后，按照订单进行加工，并无侵害鳄鱼恤公司注册商标的故意。其次，利富公司在产品上标注被诉侵权商标的行为，形式上虽由加工方实施，但实质上是基于有权使用被诉侵权商标的日本Yamato公司的明确委托，而且受委托定牌加工出口的产品全部销往日本国。因此，被诉侵权商标只能在日本国市场发挥其区别商品来源的功能，日本国消费者可以通过该商标区分商品来源为Yamato公司。涉案产品并未在中国国内市场实际销售，涉案产品的被诉侵权商标并未在中国国内市场发挥识别商品来源的功能，中国国内相关公众不存在对该商品的来源发生混淆和误认的客观基础，鳄鱼恤公司的中国市场份额也不会因此被不正当挤占，其注册商标的商标识别功能并未受到损害。综上，本院综合考虑被诉侵权人的主观意图、注册商标与被诉侵权商标使用状况等相关因素后认为，被诉侵权商标与鳄鱼恤公司注册商标不足以造成相关公众的混淆、误认，不构成侵害注册商标专用权意义上的商标近似。利富公司的涉外定牌加工行为没有侵害鳄鱼恤公司的注册商标专用权。原审判决认定利富公司侵权，不符合商标法保护注册商标专用权的立法意图，属于适用法律错误。

5、（2012）苏知民终字第0297号【“SOYODA”案】--一审：国外注册更早，给予其“准在先使用”的合理使用权；二审：不会造成混淆和误认，不侵权--2013.9.24

一审（宿迁中院）：该涉外商标在该国未经过注册从而享有注册商标专用权时，应定性为一般标识，在认定商标侵权时，其一般性的标识的法律保护地位应低于我国境内经过注册而获得国家法律认可的商标权；如该涉外商标经过该国注册享有商标专用权时，在认定涉外定牌加工的商标是否侵权应慎重处理，平等保护。

如涉案商标标志在境内注册早于境外注册，应严格依照《中华人民共和国商标法》第五十二条规定，认定构成商标侵权，保护境内商标权人合法权益；如涉案商标标志在境内注册晚于境外注册，则可鉴于国外注册更早，给予其“准在先使用”的合理使用权。

基于上述因素，被控侵权行为属于商标的合理使用，不构成侵犯涉案注册商标专用权。

二审（江苏高院）：商标侵权属于民事侵权行为的一种，其构成要件也应当与民事侵权一样，只有存在损害事实，才能认定商标侵权行为成立。虽然我国商标法第五十二条第（一）项中规定的商标侵权行为，没有写明必须存在损害事实，但该侵权行为给我国注册商标权人造成损害是无庸置疑的。因为商标权作为一种知识产权，具有严格的地域性特点，商标权只能在授予该项权利的国家领域内受到法律保护，在其他国家内则不发生法律效力。商标的基本功能是区分商品或服务来源的识别功能，商标权的核心在于避免消费者对商品或服务的来源产生混淆和误认。因此，无论何种侵害商标权的行为，其本质特征都是对商标识别功能的破坏，从而造成在特定国家区域内的相关公众对商品或服务的来源产生混淆和误认。我国商标法第五十二条第（一）项规定的商标侵权行为，无疑体现了商标权的这一核心价值。

涉外贴牌加工行为是否构成商标侵权，也应当从民事侵权行为成立的构成要件予以分析，判断该行为有无对我国注册商标权人造成损害。涉外贴牌加工一般是指在来料加工、来样加工、来件装配业务中，由境外委托方提供商标，境内的受托方将其提供的商标印在所加工的产品上，并将加工后的产品全部返还给委托方，贴牌加工的产品不在国内销售的一种贸易方式。由此可见，涉外贴牌加工的受托方企业虽然在其生产的产品上标有与我国注册商标专用权人相同或近似的商标，但该商品全部出口至委托方所在国，并未进入我国流通领域，国内市场的相关公众无法接触到该商品，也就不存在发生混淆和误认的可能性，故不会破坏我国注册商标的识别功能，从而损害我国注册商标权人的利益。由于没有损害事实的发生，该种涉外贴牌加工行为不构成商标侵权。

再审（最高法院）：商标的基本功能在于商标的识别性，即区分不同商品或者服务的来源。商标只有使用在与商品或者服务相关的商业活动中才能发挥其识别作用。

喻德新、佳弘公司、佳弘刷业公司亦未提交证据证明，中远进出口公司、奋进制刷厂在我国市场内销售被诉侵权产品的事实。奋进制刷厂亦不具有在我国市场上销售被诉侵权产品的意图。故奋进制刷厂在被诉侵权产品上贴附的“SOYODA”标志不具有使中国的相关公众将贴附该标志的商品，与喻德新许可佳弘公司、佳弘刷业公司生产的商品的来源产生混淆和误认的可性能。

是否破坏商标的识别功能，是判断是否构成侵害商标权的基础。在商标并不能发挥识别作用情况下，判断是否在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，都不具实际意义。

6、（2014）民提字第38号【PRETUL】--一审：商标相同，侵权，商标不相同，不侵权；二审：全部侵权；再审：不是商标意义上的使用行为，不侵权--2015.11.26

一审判决（宁波中院）：

（1）挂锁的锁体、钥匙及所附的产品说明书上标注的“PRETUL”商标，因该商标与莱斯公司的该注册商标不相同，且定牌产品均出口至墨西哥，不在中国境内销售，中国境内的消费者也没有发生混淆的可能，故应认定该“PRETUL”商标与莱斯公司的该注册商标不构成近似，其行为不构成侵权。

（2）挂锁包装盒上标注的“PRETUL及椭圆图形”商标，与莱斯公司的该注册商标构成相同，亚环公司未经莱斯公司许可，在同类商品上使用与莱斯公司享有的注册商标相同的商标构成对莱斯公司商标专用权的侵犯，应承担停止侵权及赔偿损失的民事责任。

（3）判决：停止侵权，并赔偿莱斯公司经济损失5万元。

二审判决（浙江高院）：挂锁的包装盒、挂锁产品、钥匙及所附的产品说明书上使用“PRETUL”商标，均属于商标使用行为，应承担相应的侵权责任。

判决：（1）停止侵权；（2）赔偿莱斯公司经济损失8万元。

再审（最高法院）：

（1）该批挂锁并不在中国市场上销售，即该标识不会在我国领域内发挥商标的识别功能，不具有使我国的相关公众将贴附该标志的商品，与莱斯公司生产的商品的来源产生混淆和误认的可性能。

（2）OEM的贴标，在中国境内仅属物理贴附行为，在中国境内并不具有识别商品来源的功能。因此，亚环公司在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。

（3）商标法保护商标的基本功能，是保护其识别性。判断在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，要以商标发挥或者可能发挥识别功能为前提。在商标并不能发挥识别作用，并非商标法意义上的商标使用的情况下，判断是否在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，都不具实际意义。

判决：撤销浙江高院、宁波中院的判决，驳回莱斯公司的诉讼请求。

7、（2016）沪0115民初13990号【“BURBERRY”案】--是生产者和销售者，侵权--2016.11.8

上海浦东法院：被告以销售为目的委托他人加工生产涉案侵权商品，并以出口的形式销售涉案侵权商品，因此，被告应被认定为涉案侵权商品的生产者和销售者。

8、（2016）沪73民终37号【“PEAKSEASON”案】--一审：不是商标的使用；二审：互联网可购买已出口至境外的商品，会引起混淆与误认，侵权--2017.4.21

上海浦东法院：商标的基本功能在于标识商品来源。因此,构成侵犯注册商标专用权的行为是在商业标识意义上使用相同或近似商标的行为,行为人的使用方式应当是将该标识作为区分商品来源的目的来使用。如果行为人所使用的标识不具有区分商品来源的功能,就不是商标法意义上的使用行为。本案中,根据已经查明的事实,振宇公司出口服装的行为系受伊萨克莫里斯有限公司的委托生产,并在服装上贴附“PEAKSEAS0N”商标,且所生产的服装全部销往美国。因此,虽然该服装上标贴了“PEAKSEAS0N”标志,但被海关查扣的服装并未投入中国国内市场流通,国内市场的相关公众没有机会接触到该批服装,故该标志在国内市场无法发挥标识商品来源的功能。涉案服装标贴“PEAKSEAS0N”标志在国内市场上不会起到标识商品来源的作用,不是商标法意义上的商标使用。在并非商标使用的情况下,判断在相同商品上使用近似商标是否导致混淆,不具有实际意义。伊萨克莫里斯有限公司和振宇公司并未侵犯泉州匹克公司的注册商标专用权。

上海知识产权法院：涉案商标“PEAK”与“PEAK SEASON”不同，但其突出使用 “PEAK”部分，从而使“PEAK”成为商标“PEAKSEASON”的主要识别部分，与福建泉州匹克体育用品有限公司的注册商标构成近似，从视觉效果上易使相关公众产生混淆。此外，基于“PEAK”商标的知名度，无锡市振宇国际贸易有限公司作为受托方，并未对委托方在境外的商标及受托使用形态施以更为谨慎的注意和审查义务，使得涉案服装上贴附了与福建泉州匹克体育用品有限公司“PEAK”商标构成近似的标识。另外，因存在通过互联网可购买到已出口至境外商品的可能性，会引起国内相关公众混淆与误认，故伊萨克莫里斯有限公司在相同商品上使用近似商标的行为构成对福建泉州匹克体育用品有限公司涉案商标专用权的侵犯，应承担停止侵权等民事责任，无锡市振宇国际贸易有限公司应就其帮助侵权行为承担连带责任。

9、（2016）最高法民再339号【“东风”】--一审：不是商标的使用；二审：未尽合理的审查注意义务，侵权；再审：不是商标的使用—2017.12.28

一审（常州中院）：根据法律规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的，属侵犯注册商标专用权。适用该规定的前提是首先构成商标法意义上的商标使用行为，不属于商标使用情形的，不落入商标权的保护范围。商标的基本功能是区分商品或服务来源的识别功能，侵犯商标权的本质即是对商标识别功能的破坏，使得一般消费者对商品来源产生混淆、误认。非识别商品来源意义上的使用行为，不构成商标法意义上的商标使用行为，不落入商标权的保护范围。

本案中，上柴公司系我国柴油机商品上“东风”注册商标的商标权人，基于商标权的地域性，上柴公司在我国对涉案商标享有商标专用权。常佳公司主张其根据印度尼西亚商标权人的委托，依照委托人提供的印度尼西亚商标证书生产制造涉案柴油机配件且全部出口印度尼西亚，构成定牌加工，予以采信。在定牌加工过程中，全部用于境外销售、在我国境内不进入市场流通领域的附加商标行为，在我国境内不具有识别商品来源的功能，因而不构成商标法意义上的商标使用行为，故常佳公司的行为未落入上柴公司涉案商标权的保护范围，不构成侵权。上柴公司的诉讼请求不具有事实和法律依据，不予支持。

二审（江苏高院）：涉外定牌加工业务涉及全球化背景下的国际贸易分工与合作，对于其是否构成商标侵权的分析与判断，不仅要以我国现行商标法为依据，同时还要充分考虑推动国际贸易发展的现实需求，因而对此类纠纷的解决，特别是法律适用及司法政策的确定，应当充分平衡国内商标权人、国内加工企业与境外商标权人或商标使用权人的利益。一般而言，如果国内加工企业不以销售为目的，接受境外委托人的委托，贴牌加工生产的产品全部出口不在国内销售的，以认定国内加工企业定牌加工行为不构成商标侵权为宜。但是，在作出上述不侵权认定时，仍要以国内加工企业对境外委托贴牌的商标本身已尽到合理的审查或注意义务为前提。

虽然常佳公司接受印尼PTADI公司的订单生产加工的产品全部出口至印度尼西亚，可以认定其行为属于涉外定牌加工行为，但常佳公司系明知上柴公司涉案“东风”商标为驰名商标，仍然接受境外委托，在被控侵权产品柴油机及柴油机组件上使用与上柴公司“东风”商标相同的商标，未尽到合理注意与避让义务，实质性损害了上柴公司的利益，侵犯了上柴公司的注册商标专用权。理由如下：

第一，上柴公司的涉案“东风”商标历史悠久，经过其长期使用，已经被认定为驰名商标。经查，涉案第100579号商标最早由上海柴油机厂于1962年8月1日在我国注册在柴油机上，且“东风”牌柴油机自上世纪60年代起就已经出口印度尼西亚等多个国家和地区，在东南亚地区享有良好声誉与较高知名度，该商标也已于2000年被国家工商行政管理局商标局认定为驰名商标，受到我国商标法的特殊保护。而印尼PTADI公司在印度尼西亚注册中文“东风”商标的时间为1987年，晚于上柴公司“东风”商标在我国首次注册的时间以及“东风”牌柴油机出口印度尼西亚的时间。

第二，印尼PTADI公司注册“东风”商标不具有正当性。印度尼西亚使用的官方通用语言为印度尼西亚语，但印尼PTADI公司却在“东风”牌柴油机早在上世纪60年代即进入印度尼西亚市场后，于1987年在印度尼西亚注册与上柴公司“东风”商标相同的商标，即以中文“东风”与汉语拼音“dongfeng”为主要部分，其注册明显不具有合理性。上柴公司以其东风柴油机图商标（即第100579号商标）在印度尼西亚申请在柴油机商品上注册遭驳回，印尼PTADI公司的注册行为构成对其权益的侵犯为由，与印尼PTADI公司就“东风”商标的权属在印度尼西亚法院进行过长期诉讼。尽管经过多次诉讼，上柴公司的诉请最终被驳回，但基于以上因素的考虑，仍然有理由相信印尼PTADI公司的注册行为不具有正当性，其返回中国委托贴牌生产，且贴附与上柴公司“东风”商标相同的商标，明显给上柴公司造成实质性损害。

第三，常佳公司作为接受印尼PTADI公司委托贴牌生产的国内加工商，应当知晓上柴公司涉案商标系驰名商标，也应当知晓上柴公司与印尼PTADI公司就“东风”商标在印度尼西亚长期存在纠纷，且其曾经承诺过不再侵权，但其仍受托印尼PTADI公司贴牌生产，未尽到合理注意与避让义务，故上柴公司关于常佳公司构成商标侵权，要求其承担民事责任的主张，予以支持。

再审（最高法院）：商标使用是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。可见，商标的本质属性是其识别性或指示性，基本功能是用于区分商品或者服务的来源。一般来讲，不用于识别或区分来源的商标使用行为，不会对商品或服务的来源产生误导或引发混淆，以致影响商标发挥指示商品或服务来源的功能，不构成商标法意义上的侵权行为。常佳公司与印尼PTADI公司签订委托书接受该公司委托，依据印尼PTADI公司合法拥有的商标权生产柴油机及柴油机组件，并将产品完全出口至印度尼西亚销售。并未影响上柴公司涉案注册商标在国内市场上的正常识别区分功能，不会导致相关公众的混淆误认。考虑到定牌加工是一种常见的、合法的国际贸易形式，除非有相反证据显示常佳公司接受委托未尽合理注意义务，其受托加工行为对上柴公司的商标权造成了实质性的损害，一般情况下不应认定其上述行为侵害了上柴公司的商标权。

10、（2018）浙02民终518号【“CONVERSE”案】--一审：商标权的取得晚于侵权行为发生的时间，不是OEM；二审：（1）OEM的商标在海关扣货之前尚未核准注册，不是OEM；（2）产品上标注的商标与授权商标不同，侵权--2018.7.20

宁波市北仑区人民法院：关于涉外定牌加工，是指在来料加工、来样加工、来件装配业务中，我国加工企业接受境外商标权人或商标使用权人的委托，按照其要求加工产品，贴附其提供的商标，并将加工的产品全部交付给境外委托人，境外委托人根据约定向国内加工企业支付加工费，贴牌加工的产品不在境内销售的一种国际贸易形式。而本案中被告提供的国外商标权人授权的证据，即便真实，商标权的取得及授权期限也晚于涉案被控侵权行为发生的时间，也即涉案被控侵权产品的生产、出口并非源于已经取得商标权的境外商标权人的委托、授权，不能认定构成涉外定牌加工。

宁波中院：在本案中，即使凯达公司接受智利凯达公司委托事实成立，智利凯达公司的"COVANSE及空心C图形"商标在2016年11月海关扣货之前尚未核准注册(2017年2月7日核准注册)，涉案被控侵权产品的生产、出口并非源于已经取得商标权的境外商标权人的委托、授权，并不构成合法正当的涉外定牌加工。

另一方面，凯达公司在实际产品的鞋盒盒盖及内侧鞋帮上，分别单独标注有COVANSE，与智利凯达公司此后注册的图形商标亦不同。本案中，全星公司涉案"CONVERSE"商标在多份裁判文书和行政决定书中有记载证明具有较高知名度，为相关消费者所熟知，因标识与知名品牌近似，凯达公司理应尽到对委托商标严格审查的义务，以作合理避让。

再者，本案中全星公司在智利国已注册converse商标(第18类、第25类)，全星公司converse智利官方网站中也有涉案商标使用情况。故该涉案商品进口国智利的相关公众因本国已有全星公司对converse的商标注册使用事实，故具有相关的商标识别来源信息的认知，从而使得当标有与全星公司相近似商标的被控涉案进口的商品进入该国市场后，会对该国相关公众产生混淆，此情况下亦对商标权人造成商标法意义上的损害。

02

OEM贴标行为是否是“商标的使用”

1、（2012）行提字第2号【“无印良品”案】—【OEM不是商标的使用】--2012.6.29

商标局：裁定被异议商标予以核准注册。

商评委：裁定被异议商标予以核准注册。

一审法院（北京一中院）：良品计画现有证据仅能表明在被异议商标申请注册之前，“無印良品”商标在海外及香港地区已经实际使用在第24类毛巾等商品上，并不能证明“無印良品”商标在中国大陆地区实际使用过，更不能证明“無印良品”商标在中国大陆地区是实际使用在第24类毛巾等商品上并具有一定影响，其在先权主张缺乏事实和法律依据。

判决：维持商评委裁定。

二审判决（北京高院）：良品计画在商标评审阶段及一、二审诉讼阶段提交的证据，仅仅能证明良品计画委托中国大陆境内厂家加工生产第24类商品供出口，且宣传、报道等均是在中国大陆境外，故不能证明“無印良品”商标在中国境内实际使用在第24类毛巾等商品上并为一定范围的相关公众所知晓，故不支持其在先权主张。

判决：维持一审判决。

再审（最高法院）：

（1）关于涉外加工（OEM）：二审法院认为良品计画委托中国大陆境内厂家生产加工第24类商品供出口，且宣传、报道等均是在中国大陆境外，不属于商标法第三十一条规定的“已经使用并有一定影响的商标”符合商标法的立法原意。

（2）关于“在先权”：商标法的“在先权”规定的立法目的在于禁止恶意抢注，但并不涉及所有未注册商标，只有在先使用并有一定影响的商标才属于本条禁止抢注的范围。良品计画的“無印良品”商标虽然具有较强的显著性和创造性，但在其提供的证据不足以证明该商标在中国大陆境内在第24类商品上在先使用并有一定影响的情况下，关于棉田公司申请注册被异议商标是否具有主观恶意已无评判必要。

判决：维持二审判决。

2、（2014）京知行初字第408号【“DCLSA”案】--【OEM是商标的使用】--2015.8.20

北京知产法院：（1）认定出口行为构成商标使用行为，符合商标法第四十四条第（四）项的立法目的。出口商向进口商销售商品的行为发生在中国大陆境内，同时进口商在选择中国出口商的过程中，可以依据不同的商标将不同的中国出口商相区分，在这一过程中该商标显然已起到识别作用，而该识别作用发生在中国大陆域内。

（2）认定出口行为构成商标使用行为符合商标法的整体立法目的。《商标国际注册马德里条约》规定，如果商标注册人在原属国的注册在五年内被撤销或被无效，则其在其他成员国或地区的注册亦同样会被撤销。如果认定中国企业的出口行为未构成商标使用行为而在中国将其撤销，则该企业不仅在中国无法获得商标法保护，更为重要的是在其进口国家或地区在一定情况下亦无法获得商标法保护，认定出口行为构成使用行为，均会对出口企业具有实质影响，并相应地影响到我国出口经济的发展。

（3）是否属于“真实的、善意的商标使用行为”。一般而言，如果商标注册人的使用行为已具有一定规模，可推定此种使用行为系“真实的、善意的商标使用行为”。但如果并未达到一定规模的使用，则需结合其他因素对其是否属于“象征性的商标使用行为”予以判断。因出口行为的成本、难度均比较高，在无相反证据或合理理由的情况下，本院并不认为原告会仅仅基于维持商标有效性的考虑而进行商品出口行为。

3、（2014）民提字第38号【“PRETUL”案】--【OEM不是商标的使用】--2015.11.26

一审判决（宁波中院）：

（1）挂锁的锁体、钥匙及所附的产品说明书上标注的“PRETUL”商标，因该商标与莱斯公司的该注册商标不相同，且定牌产品均出口至墨西哥，不在中国境内销售，中国境内的消费者也没有发生混淆的可能，故应认定该“PRETUL”商标与莱斯公司的该注册商标不构成近似，其行为不构成侵权。

（2）挂锁包装盒上标注的“PRETUL及椭圆图形”商标，与莱斯公司的该注册商标构成相同，亚环公司未经莱斯公司许可，在同类商品上使用与莱斯公司享有的注册商标相同的商标构成对莱斯公司商标专用权的侵犯，应承担停止侵权及赔偿损失的民事责任。

（3）判决：停止侵权，并赔偿莱斯公司经济损失5万元。

二审判决（浙江高院）：挂锁的包装盒、挂锁产品、钥匙及所附的产品说明书上使用“PRETUL”商标，均属于商标使用行为，应承担相应的侵权责任。

判决：（1）停止侵权；（2）赔偿莱斯公司经济损失8万元。

再审（最高法院）：

（1）该批挂锁并不在中国市场上销售，即该标识不会在我国领域内发挥商标的识别功能，不具有使我国的相关公众将贴附该标志的商品，与莱斯公司生产的商品的来源产生混淆和误认的可性能。

（2）OEM的贴标，在中国境内仅属物理贴附行为，在中国境内并不具有识别商品来源的功能。因此，亚环公司在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。

（3）商标法保护商标的基本功能，是保护其识别性。判断在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，要以商标发挥或者可能发挥识别功能为前提。在商标并不能发挥识别作用，并非商标法意义上的商标使用的情况下，判断是否在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，都不具实际意义。

判决：撤销浙江高院、宁波中院的判决，驳回莱斯公司的诉讼请求。

4、（2015）京知行初字第5119号【“SODA”案】--【OEM是商标的使用】--2016.5.23

北京知产法院：2001年《商标法》第四十四条第（四）项注册商标连续三年停止使用撤销制度的立法目的在于鼓励和促使商标权人使用商标，避免商标资源闲置、浪费，保障商标制度良好运转。该制度中的使用并非是产生权利的使用，而是在已经有权利的基础上，激活商标，维持权利，基于该立法目的下的商标使用要求显然不同于产生权利的使用要求。诉争商标在中国已实际投入生产经营中，虽直接出口至国外，未进入中国大陆市场流通领域，但其生产行为仍发生在中国大陆地区。这种行为实质上是在积极使用商标，而非闲置商标，故其符合2001年《商标法》第四十四条第（四）项注册商标连续三年停止使用撤销制度有关使用的要求。且诉争商标的涉案行为实质上是贴牌加工贸易的体现，是一种对外贸易行为。如果贴牌加工行为不认定为商标使用行为，贴牌加工贸易生产的产品将无法正常出口，而导致该贸易无法在中国继续。故认定诉争商标的涉案行为属于商标使用行为，也是基于公平原则，符合我国拓展对外贸易政策的要求。

5、（2016）最高法民再339号【“东风”案】--【OEM贴标是商标的使用】--2017.12.28